化学领域专利侵权诉讼案例研讨李新芝.ppt
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1、化学领域专利侵权诉讼案例研讨化学领域专利侵权诉讼案例研讨国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处2012.08.212012.08.211 1、BASFBASF公司公司 vsvs 南通施壮案南通施壮案2 2、午时药业、午时药业 vsvs 澳诺制药案澳诺制药案3 3、涂山制药、涂山制药 vsvs 陕西健民案陕西健民案4 4、宋建文宋建文 vsvs明导电子案明导电子案主要内容主要内容案例案例1 1:BASFBASF公司公司 vsvs 南通施壮案南通施壮案新产品认定及工艺专利诉讼的举证策略新产品认定及工艺专利诉讼的举证策略发明名称:基本无粉尘四氢发明名称:基本无粉
2、尘四氢-3,5-3,5-二甲基二甲基-1,3,5-1,3,5-噻二嗪噻二嗪-2-2-硫酮颗粒硫酮颗粒的制备;的制备;专利权人:专利权人:BASFBASF公司公司专利号:专利号:ZL92115325.2ZL92115325.2案情简介:案情简介:权利要求权利要求1 1:一种制备基本无粉尘的下式:一种制备基本无粉尘的下式(I I)所示四氢)所示四氢-3-3,5-5-二甲基二甲基-1-1,3 3,5-5-噻噻二嗪二嗪-2-2-硫酮颗粒的方法,硫酮颗粒的方法,(I I)其中将甲基胺其中将甲基胺()()与二硫化碳与二硫化碳()()和甲醛和甲醛()()反应或者将反应或者将N-N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基二
3、硫代氨基甲酸的甲基铵盐甲基铵盐()()与甲醛(与甲醛(IVIV)反应,)反应,所述反应在以化合物(所述反应在以化合物(IIII)为基础计为)为基础计为0.1-0.1-1010摩尔的至少一种下式(摩尔的至少一种下式(VIVI)所示)所示亚烷基亚烷基二胺存在下进行,二胺存在下进行,R R1 1NHNHA ANHNHR R2 2 (VIVI)式中式中R R1 1和和R R2 2各自独立地为氢或各自独立地为氢或C C1 1-C-C4 4烷基,烷基,A A为为1,2-1,2-亚乙基、亚乙基、1,3-1,3-亚丙基或亚丙基或1,4-1,4-亚丁基桥,亚丁基桥,而且这些桥带有而且这些桥带有1-41-4个个C
4、 C1 1-C-C4 4烷基。烷基。说明书说明书P2-3P2-3描述:描述:少量的亚烷基二胺化合物与甲胺发生竞争,且少量的亚烷基二胺化合物与甲胺发生竞争,且可能形成如下三种副产物:可能形成如下三种副产物:R1-N+H2-ANR2-CS2-VIIVIIIIXBASFBASF公司证据:公司证据:20062006年向南通施壮公司年向南通施壮公司的代理商阳光克劳沃公司公证购买了的代理商阳光克劳沃公司公证购买了2020公斤被控侵权产品,并自行和委托上海公斤被控侵权产品,并自行和委托上海市农药研究所检测中心进行检验。市农药研究所检测中心进行检验。上海市农药研究所检测中心出具的检验上海市农药研究所检测中心出
5、具的检验报告显示,涉案产品的色谱分析图出现报告显示,涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰,与了一个主峰和三个次峰,与BASFBASF公司生公司生产的产的“棉隆棉隆”产品(即四氢产品(即四氢-3-3,5-5-二甲二甲基基-1-1,3 3,5-5-噻二嗪噻二嗪-2-2-硫酮)的色谱图硫酮)的色谱图中出现的一个主峰和三个次峰相对应。中出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASFBASF公司农业化学产品部农业中心对涉公司农业化学产品部农业中心对涉案产品进行了高效液相色谱,结果表明案产品进行了高效液相色谱,结果表明是涉案产品含有三种典型杂质,两份报是涉案产品含有三种典型杂质,两份报告的结论一致。告的
6、结论一致。BASFBASF公司据此提出,上述三种特征杂质公司据此提出,上述三种特征杂质系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程中出现的中出现的典型杂质典型杂质,即由于在制备过程,即由于在制备过程中加入涉案专利方法中的亚烷基二胺,中加入涉案专利方法中的亚烷基二胺,才形成上述三种杂质。才形成上述三种杂质。南通施壮则主张:其在生产涉案产品时南通施壮则主张:其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺,而是通过使用十并未加入亚烷基二胺,而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制备棉隆颗粒剂,但其并未内部结构来制备棉隆颗粒剂,但其并
7、未举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特征杂质。形成上述三种特征杂质。本案争议焦点:本案争议焦点:(1 1)涉案专利产品是否为新产品,是)涉案专利产品是否为新产品,是否应适用举证责任倒置;否应适用举证责任倒置;(2 2)仅依据检验报告能否证明南通施)仅依据检验报告能否证明南通施壮公司使用了涉案专利的生产工艺。壮公司使用了涉案专利的生产工艺。北京高院认为,所谓北京高院认为,所谓“新产品新产品”应当是指在应当是指在我国我国国内国内第一次生产出的产品,该产品与专第一次生产出的产品,该产品与专利申请日前已有的同类产品相比,在产品的利申请日前已有的同类产品相比
8、在产品的组分、结构或者质量、性能、功能方面有明组分、结构或者质量、性能、功能方面有明显区别。显区别。一、关于涉案专利产品是否为新产品一、关于涉案专利产品是否为新产品参见:(2008)高民终字第164号判决书(1 1)在本专利申请日前的农药登)在本专利申请日前的农药登记公告中包括了涉案产品;记公告中包括了涉案产品;涉案专利产品不属于新产品:涉案专利产品不属于新产品:1991 1991年,农药检定所发布的农药登记年,农药检定所发布的农药登记公告载明:公告载明:LS91011LS91011是是BASFBASF公司登记的公司登记的中文名为中文名为“必速灭必速灭9898颗粒剂颗粒剂”的农药,的农药,该
9、农药的化学名称为该农药的化学名称为“四氢四氢-3-3,5-5-二甲二甲基基-1-1,3 3,5-5-噻二嗪噻二嗪-2-2-硫酮硫酮”。(2 2)从说明书的描述来看,本专利)从说明书的描述来看,本专利的发明目的是提供一种更为简便的棉的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法。隆产品的制备方法。背景技术部分的描述:背景技术部分的描述:“在农业和园艺中,人们使用四氢在农业和园艺中,人们使用四氢-3-3,5-5-二甲二甲基基-1-1,3 3,5-5-噻二嗪噻二嗪-2-2-硫酮(俗称棉隆)来净硫酮(俗称棉隆)来净化土壤(消除线虫、发芽植物和土壤霉菌)化土壤(消除线虫、发芽植物和土壤霉菌)(US-A
10、2,838,389US-A-2,838,389)”、“本发明的目的是要本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3-3,5-5-二甲基二甲基-1-1,3 3,5-5-噻二嗪噻二嗪-2-2-硫酮硫酮”。2 2、关于举证责任与侵权判定、关于举证责任与侵权判定(1 1)BASFBASF公司承担举证责任;公司承担举证责任;(2 2)BASFBASF公司提供的证据足以证明公司提供的证据足以证明南通施壮公司生产、销售涉案产品使南通施壮公司生产、销售涉案产品使用了与涉案专利方法相同的方法,侵用了与涉案专利方法相同的方法,侵犯了涉案专利权。犯了涉案专利权。
11、分析与总结:分析与总结:1 1、新产品认定的变化、新产品认定的变化专利申请日前本国市场未见过专利申请日前本国市场未见过/我国我国国国内内第一次生产出的产品即国内市场标准第一次生产出的产品即国内市场标准绝对新颖性的判断标准即在专利申请绝对新颖性的判断标准即在专利申请日以前是否为国内外公众所知的日以前是否为国内外公众所知的法释法释200920092121号号 第十七条:产品或者制造产品的技术第十七条:产品或者制造产品的技术方案在方案在专利专利申请日以前为申请日以前为国内外公众国内外公众所知所知的,人民法院应当认定该产品不的,人民法院应当认定该产品不属于属于专利专利法第法第六十一条六十一条第一款规定
12、的第一款规定的新产品。新产品。该条所称的该条所称的“产品产品”,是指产品实物,是指产品实物,而制造产品的技术方案,可以是产品的而制造产品的技术方案,可以是产品的结构特征或者理化参数、制备方法。但结构特征或者理化参数、制备方法。但是,是,如果仅仅化合物的名称或分子式在如果仅仅化合物的名称或分子式在申请日前被公开,并不当然意味着,该申请日前被公开,并不当然意味着,该产品的技术方案已经在申请日前被公开产品的技术方案已经在申请日前被公开。参见孔祥俊等:“关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释的理解与适用”,载人民司法2010年第3期2 2、关注化工产品及其工艺的特殊性、关注化工产品及其工艺的
13、特殊性在生产工艺不同,特别是原材料、用量、在生产工艺不同,特别是原材料、用量、温度、催化剂等不同时,由于反应机理温度、催化剂等不同时,由于反应机理的原因,化工工艺上的区别在所得化工的原因,化工工艺上的区别在所得化工产品上总会有所体现,产生痕迹。产品上总会有所体现,产生痕迹。作业留痕作业留痕亚烷基二胺亚烷基二胺三种典型杂质三种典型杂质3 3、重视说明书的撰写提供直接证据、重视说明书的撰写提供直接证据 重视说明书中对于产品特征的描述,重视说明书中对于产品特征的描述,尤其是工艺与产品痕迹之间关系的描述,尤其是工艺与产品痕迹之间关系的描述,以便为侵权诉讼提供直接证据。以便为侵权诉讼提供直接证据。工工
14、艺艺产品痕迹产品痕迹(杂质等杂质等)相互印证相互印证4 4、关注化工产品的生产许可、关注化工产品的生产许可农药生产农药生产农药生产许可证农药生产许可证农药生产批准证书农药生产批准证书案例案例2 2:午时药业午时药业 vsvs 澳诺制药案澳诺制药案禁止反悔原则与等同原则的适用禁止反悔原则与等同原则的适用案情简介:案情简介:发明名称:一种防治钙质缺损的药发明名称:一种防治钙质缺损的药物及其制备方法;物及其制备方法;专利权人:孔彦平(后独占许可澳专利权人:孔彦平(后独占许可澳诺制药公司)诺制药公司)专利号:专利号:ZL95117811.3ZL95117811.3申请日:申请日:19951995年年1
15、212月月5 5日日授权权利要求授权权利要求1 1:一种防治钙质缺损的药:一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:的原料制成的药剂:活性钙活性钙 4 48 8份份 葡萄糖酸锌葡萄糖酸锌 0.10.10.40.4份份 谷氨酰胺或谷氨酸谷氨酰胺或谷氨酸 0.80.81.21.2份份原权利要求原权利要求1 1:一种防治钙质缺损的药物,:一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:料制成的药剂:可溶性钙剂可溶性钙剂 4 48 8份份 葡萄糖酸锌或硫酸锌葡萄糖酸锌或硫酸锌 0.
16、10.10.40.4份份 谷氨酰胺或谷氨酸谷氨酰胺或谷氨酸 0.80.81.21.2份份OA1OA1:按照说明书公开文本的描述,可溶性:按照说明书公开文本的描述,可溶性钙剂可选用葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、钙剂可选用葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙,而说明书仅给出了碳酸钙或活性钙,而说明书仅给出了“葡葡萄糖酸钙萄糖酸钙”和和“活性钙活性钙”的配制实施例,的配制实施例,因此权利要求因此权利要求1 1得不到说明书的支持。得不到说明书的支持。修改:专利权人将修改:专利权人将“可溶性钙剂可溶性钙剂”修改为修改为“活性钙活性钙”。被控侵权产品描述:产品说明书载明的被控侵权产品描述:产品说明书载
17、明的成分为:每成分为:每10ml10ml含含葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙600mg600mg、葡萄糖酸锌葡萄糖酸锌30mg30mg、盐酸赖氨酸盐酸赖氨酸100mg100mg。另,国家药检局注册批件表明该产品:另,国家药检局注册批件表明该产品:10ml10ml:葡萄糖酸钙:葡萄糖酸钙0.6g0.6g、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸锌0.03g0.03g、盐酸赖氨酸、盐酸赖氨酸0.1g0.1g。一、二审法院依据鉴定结论认为:被控一、二审法院依据鉴定结论认为:被控侵权产品的葡萄糖酸钙与专利的活性钙侵权产品的葡萄糖酸钙与专利的活性钙等同;被控侵权产品的盐酸赖氨酸与专等同;被控侵权产品的盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸等同,故判
18、定侵权成立。利的谷氨酸等同,故判定侵权成立。参见:(2006)石民五初字第00169号民事判决书;(2007)冀民三终字第23号民事判决书关于禁止反悔:只有为了使专利授权机关于禁止反悔:只有为了使专利授权机关认定其专利申请具有新颖性或创造性关认定其专利申请具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述,才产生禁止而进行的修改或意见陈述,才产生禁止反悔的效果,并非专利申请过程中关于反悔的效果,并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。致禁止反悔原则的适用。本案专利权人将独立权利要求本案专利权人将独立权利要求1 1中的中的“可可溶性钙
19、剂溶性钙剂”修改为修改为“活性钙活性钙”,并非是,并非是为了使其专利申请因此修改而具有新颖为了使其专利申请因此修改而具有新颖性或创造性,而是为了使其权利要求得性或创造性,而是为了使其权利要求得到说明书的支持,故此修改不产生禁止到说明书的支持,故此修改不产生禁止反悔的效果。反悔的效果。1 1、修改涉及禁止反悔;、修改涉及禁止反悔;2 2、587587号专利证明盐酸赖氨酸与谷号专利证明盐酸赖氨酸与谷氨酸不等同;氨酸不等同;午时药业再审理由:午时药业再审理由:最高院经审理认为:最高院经审理认为:1 1、关于禁止反悔问题、关于禁止反悔问题专利权人在专利授权程序中对权利要求专利权人在专利授权程序中对权利
20、要求1 1所所进行的修改,放弃了包含进行的修改,放弃了包含“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”技技术特征的技术方案。因此,根据禁止反悔原术特征的技术方案。因此,根据禁止反悔原则,涉案专利权的保护范围不应包括则,涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄葡萄糖酸钙糖酸钙”技术特征的技术方案。技术特征的技术方案。参见:(2009)民提字第20号民事判决书被诉侵权产品的相应技术特征为葡被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙,不应当认为其与权利要萄糖酸钙,不应当认为其与权利要求求1 1中记载的中记载的“活性钙活性钙”技术特征技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。等同而将其纳入专利权的保护范围。法释法释200920092
21、121号号 第六条第六条专利专利申请人、申请人、专利专利权人在权人在专利专利授授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯方案,权利人在侵犯专利专利权纠纷案件中又权纠纷案件中又将其纳入将其纳入专利专利权保护范围的,人民法院不权保护范围的,人民法院不予支持。予支持。禁止反悔规则,是指当一方当事人已禁止反悔规则,是指当一方当事人已经作出某种行为,且被他人所信赖,经作出某种行为,且被他人所信赖,该当事人以后就不能再否认该行为。该当事人以后就不能再否认该行为。禁止反悔规则也是对等
22、同原则适用的禁止反悔规则也是对等同原则适用的一种限制。一种限制。该条强调的是,专利申请人、专利权人客观该条强调的是,专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为,与专利授权条件是否具有法律上的因果为,与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信,均不影响关系以及是否被审查员最终采信,均不影响该规则的适用。该规则的适用。参见孔祥俊等:“关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释的理解与适用”,载人民司法2010年第3期防止专利权人的防止专利
23、权人的“两头得利两头得利”、“在在无效宣告程序中的温顺小猫出了门就无效宣告程序中的温顺小猫出了门就成为勇猛的老虎成为勇猛的老虎”。引申:禁止反悔原则的适用方式引申:禁止反悔原则的适用方式禁止反悔原则的适用不需要采用依当禁止反悔原则的适用不需要采用依当事人请求而进行的方式,法院可以依事人请求而进行的方式,法院可以依职权进行。职权进行。参见:沈其衡 vs 上海盛懋案,(2009)民申字第239号民事裁定书“禁止反悔原则是对认定等同侵权的禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制,为了维持专利权人与社会公众限制,为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡,不应对人民法院主之间的利益平衡,不应对人民法院主动适用
24、禁止反悔原则予以限制。动适用禁止反悔原则予以限制。因此,在认定是否构成等同侵权时,因此,在认定是否构成等同侵权时,即使被控侵权人没有主张适用禁止反即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据业已查悔原则,人民法院也可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对明的事实,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。确定专利权的保护范围。”禁止反悔的范围禁止反悔的范围独权独权1 1从权从权2 2权权2 2的等的等同范围同范围推定完全禁止联邦最高法院推定完全禁止联邦最高法院完全禁止(完全禁止(complete barcom
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